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历时六年,“怕上火喝王老吉”终究只是一句广告词,不是商标

历时六年,广药“怕上火喝王老吉”商标被驳回(附:判决书)


历时六年,“怕上火喝王老吉”终究只是一句广告词,不是商标


广州恒佰知识产权集团消息:北京知识产权法院认为,“怕上火喝王老吉”通常在王老吉凉茶的广告中作为广告语使用,而非作为发挥识别商品来源作用的商标使用。因此,原告对“怕上火喝王老吉”的使用不能使其作为商标获得显著特征。历时六年,广药“怕上火喝王老吉”商标被驳回。


历时六年,广药“怕上火喝王老吉”商标被驳回(附:判决书)


“怕上火喝王老吉”,自一开始就是这句,好像一直没有更改过。对于这句话,王老吉也采取了防御保护措施,比如商标注册。


广州医药集团有限公司(以下简称广州医药)于2012年4月26日申请了第10833851号“怕上火喝王老吉”商标,指定使用在第32类,啤酒,果汁,水(饮料),无酒精饮料,植物饮料,汽水,饮料制作配料等商品上。


历时六年,广药“怕上火喝王老吉”商标被驳回(附:判决书)


2013年11月4日,商标局决定:驳回诉争商标的注册申请。广州医药不服,并申请复审。


2014年12月30日,国家知识产权局决定:诉争商标在复审商品上的注册申请予以驳回。广州医药继续不服,向北京知识产权法院提起行政诉讼。


2015年6月18日,北京知识产权法院判决,撤销上述国家知识产权局作出的决定并责令其重新作出决定。这次,是国家知识产权局表示不服,向北京市高级人民法院提起上诉。


2017年8月29日,北京高级法院认为:“怕上火喝王老吉”易使相关公众认为商品具有去火的功效,而指定使用的第32类啤酒;果汁;乳清饮料、果子粉、乳酸饮料(果制品非奶)、蔬菜汁(饮料)、豆类饮料、无酒精果汁饮料、苏打水通常不具有上述功能,将诉争商标注册使用在上述商品上,会使相关公众对商品的功能产生误认。但是,指定使用的第32类的水(饮料)、植物饮料、汽水、饮料制作配料、无酒精饮料、酸梅汤商品可能具有预防上火及去火的功能,因此,注册在上述商品上,并不会产生误认,不违反商标法第十条第一款第(七)项的规定。但由于降火可能是植物饮料等商品具有的功能特点,因此,将诉争商标使用在上述商品上是否具有显著特征,商标评审委员会应当在重新审查的过程中予以审查。综上,北京高院判决驳回上诉,维持原判。


2018年9月29日,国家知识产权局经审理重新作出决定,由于降火可能是植物饮料等商品具有的功能特点,故若将诉争商标使用在植物饮料等商品上,易使相关公众将其作为表示指定商品的功能等特点文字识别,缺乏商标应有的显著性,违反了商标法第十一条第一款第(二)项的规定。故诉争商标予以驳回。广州医药仍表示不服,再次上诉到了北京知识产权法院


2019年11月15日,北京市高级人民法院终审判决:诉争商标由“怕上火喝”和“王老吉”组成,其中“王老吉”系商标标志,“怕上火喝”在于强调“王老吉”商标,用以鼓励相关公众的购买。诉争商标不同于一般的简单文字、图形或其组合,其包含另外的商标“王老吉”,相关公众通常会认为其系广告用语或宣传口号,而不会将其作为商标认知。不同于商标用来识别和区分商品来源,广告用语或宣传口号的作用在于强调企业和商品信息、鼓励或刺激相关公众购买欲望。即使“怕上火喝王老吉”具有指向广药集团来源的作用,其亦由其中“王老吉”商标所指向,而非诉争商标本身。即便如广药集团所述该用语系由其独创,其整体上无法起到区分商品或服务来源的作用,不具有商标的固有显著特征。


本案中,广药集团提交的在案证据中,其对于“怕上火喝王老吉”标志的使用均与“王老吉”商标紧密相连,不足以证明诉争商标经过使用取得显著特征,相关公众能够将其作为指代商品来源的标志加以识别。因此,广药集团关于诉争商标符合2013年商标法第十一条第二款规定的主张,缺乏事实及法律依据,本院不予支持。判决如下:驳回上诉,维持原判。


全程历时六年,最终,法院驳回了广药集团的诉讼请求。



附:判决书全文


北京市高级人民法院

行政判决书


(2019)京行终6389号


上诉人(原审原告):广州医药集团有限公司,住所地广东省广州市荔湾区。

法定代表人:李楚源,董事长。

委托诉讼代理人:徐进,北京市正理律师事务所律师。

委托诉讼代理人:杜丹,北京市正理律师事务所律师。


被上诉人(原审被告):国家知识产权局,住所地北京市海淀区。

法定代表人:申长雨,局长。

委托诉讼代理人:姚晓东,国家知识产权局审查员。

委托诉讼代理人:黄许丽,国家知识产权局审查员。


上诉人广州医药集团有限公司(简称广药集团)因商标申请驳回复审行政纠纷一案,不服北京知识产权法院(2018)京73行初12022号行政判决(简称原审判决),向本院提起上诉。本院于2019年8月16日受理本案后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。


北京知识产权法院查明:


一、诉争商标


1.申请人:广药集团。

2.申请号:10833851。

3.申请日期:2012年4月26日。

4.标志:怕上火喝王老吉。

5.指定使用的商品(第32类3201-3203群组):啤酒;果汁;水(饮料);无酒精饮料;植物饮料;汽水;饮料制作配料;乳清饮料;果子粉;乳酸饮料(果制品,非奶);蔬菜汁(饮料);豆类饮料;酸梅汤;无酒精果汁饮料;苏打水。


二、被诉决定:


商评字[2014]第113393号重审第1860号《关于第10833851号“怕上火喝王老吉”商标驳回复审决定书》。


被诉决定作出时间:2018年9月29日。


被诉决定认定:


一、将诉争商标注册使用在第32类啤酒、果汁、乳清饮料、果子粉、乳酸饮料(果制品非奶)、蔬菜汁(饮料)、豆类饮料、无酒精果汁饮料、苏打水商品上,会使相关公众对商品的功能产生误认,从而违反了2013年修订的《中华人民共和国商标法》(简称2013年商标法)第十条第一款第(七)项的规定。将诉争商标注册在水(饮料)、植物饮料、汽水、饮料制作配料、无酒精饮料、酸梅汤商品上,并不会使相关公众对商品功能等特点产生误认,不违反2013年商标法第十条第一款第(七)项的规定。


二、由于降火可能是植物饮料等商品具有的功能特点,故若将诉争商标使用在植物饮料等商品上,易使相关公众将其作为表示指定商品的功能等特点文字识别,缺乏商标应有的显著性。故诉争商标在植物饮料等商品上的注册违反了2013年商标法第十一条第一款第(二)项的规定,决定:诉争商标予以驳回。


三、其他事实


广药集团于2012年4月26日向原国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出注册申请。2013年11月4日,商标局作出《商标驳回通知书》,决定:驳回诉争商标的注册申请。


广药集团不服商标局的上述驳回决定,向商标评审委员会申请复审。


2014年12月30日,商标评审委员会作出商评字[2014]第113393号《关于第10833851号“怕上火喝王老吉”商标驳回复审决定书》(简称第113393号决定)。该决定认定,诉争商标用在全部复审商品上易使消费者对商品的功能、用途等特点产生误认,从而导致消费者误购,已构成2013年商标法第十条第一款第(七)项所指情形。故诉争商标在复审商品上的注册申请予以驳回。


广药集团不服商标评审委员会所作驳回复审决定,于法定期限内提起行政诉讼。


2015年6月18日,北京知识产权法院作出(2015)京知行初字第969号行政判决(简称第969号判决)。该判决认为:根据现有证据,“王老吉”作为一种凉茶产品,其本身具有清热润燥、解火祛湿等功效,不带有欺骗性。诉争商标所述是对其凉茶产品本身具有预防上火等功效的客观描述,而不是表明产品质量。诉争商标经过在电视、报纸等媒体上长期、大范围并持续地宣传、使用,诉争商标所指向的凉茶产品与其商品来源已经建立起稳定的联系,不会使相关公众产生混淆误认。所以,诉争商标并不构成2013年商标法第十条第一款第(七)项所规定的情形。


综上,判决:撤销第113393号决定,并责令商标评审委员会重新作出决定。


商标评审委员会不服第969号判决,向本院提起上诉。


2017年8月29日,本院作出(2017)京行终3095号行政判决。该判决认为:诉争商标由“怕上火喝王老吉”构成,易使相关公众认为该标志指示的商品具有去火的功效,而诉争商标指定使用的第32类啤酒;果汁;乳清饮料、果子粉、乳酸饮料(果制品非奶)、蔬菜汁(饮料)、豆类饮料、无酒精果汁饮料、苏打水通常不具有上述功能,将诉争商标注册使用在上述商品上,会使相关公众对商品的功能产生误认,因此,诉争商标申请注册在啤酒等商品上违反了2013年商标法第十条第一款第(七)项的规定。但诉争商标指定使用的第32类的水(饮料)、植物饮料、汽水、饮料制作配料、无酒精饮料、酸梅汤商品可能具有预防上火及去火的功能,因此,将诉争商标注册在上述商品上,并不会使相关公众对商品功能等特点产生误认,不违反2013年商标法第十条第一款第(七)项的规定。但由于降火可能是植物饮料等商品具有的功能特点,因此,将诉争商标使用在上述商品上是否具有显著特征,商标评审委员会应当在重新审查的过程中予以审查。因此,第969号判决认定事实虽有部分不当,但其结论正确,本院在纠正其错误的基础上对结论予以维持。


综上,本院作出的(2017)京行终3095号判决:驳回上诉,维持原判。


2018年9月29日,商标评审委员会作出被诉决定。


在诉讼阶段,广药集团向原审法院提交了相关判决书及涉案商标档案、电视台及报社出具的“怕上火喝王老吉”广告播(刊)出证明等证据。


另查,根据中央机构改革部署,商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。


北京知识产权法院认为,本案主要的争议焦点为诉争商标在水(饮料)、植物饮料、汽水、饮料制作配料、无酒精饮料、酸梅汤上的注册是否违反2013年商标法第十一条第一款第(二)项的规定。诉争商标由“怕上火喝王老吉”构成,易使公众认为该标志指示的商品具有去火的功效。由于第32类的水(饮料)、植物饮料、汽水、饮料制作配料、无酒精饮料、酸梅汤商品可能具有预防上火及去火的功能,因此,将诉争商标注册在上述商品上,直接描述了商品的功能特点,不具有显著特征,违反了2013年商标法第十条第一款第(二)项的规定,被诉决定的认定正确。广药集团称诉争商标经其长期宣传使用已经具有极高知名度,与广药集团建立了稳定的对应关系,具备区分商品来源的功能,属于2013年商标法第十一条第二款规定的“经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册”的商标。广药集团在先注册并长期使用的是“王老吉”商标,广药集团提交的广告宣传证据显示,“怕上火喝王老吉”通常在王老吉凉茶的广告中作为广告语使用,而非作为发挥识别商品来源作用的商标使用。因此,广药集团对“怕上火喝王老吉”的使用不能使其作为商标获得显著特征。广药集团的相关主张,应不予支持。


综上,北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定,判决:驳回广药集团的诉讼请求。


广药集团不服原审判决,向本院提起上诉,请求撤销原审判决和被诉决定,并判令国家知识产权局重新作出决定。其主要上诉理由为:


一、诉争商标由“怕上火喝”和“王老吉”组成,“怕上火喝”指向的是广药集团具有极高知名度的品牌“王老吉”,诉争商标为广药集团独创的标识,既不构成对其指定使用的商品功能特点的直接表述,也与上述商品具有直接、必然和密切的关联,能够起到区分商品来源的作用。故诉争商标具有显著性,未违反2013年商标法第十一条第一款第(二)项的规定。


二、诉争商标经广药集团长期宣传使用具有极高知名度,与广药集团建立了稳定的对应关系,具备区分商品来源的功能,属于2013年商标法第十一条第二款规定的“可以作为商标注册”的情形。


国家知识产权局服从原审判决。


经审理查明:原审法院查明的事实属实,证据采信得当,且有被诉决定、诉争商标档案、引证商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据,以及当事人陈述等在案佐证,本院予以确认。


二审诉讼期间,广药集团另提交《怕上火喝王老吉商标效果调研报告》,广药集团在北京、成都、广州、上海等城市在街头发放调查问卷的公证书及照片。


以上事实,有相关调研报告、公证书等在案佐证。


本院认为,鉴于广药集团对于诉争商标指定使用在“啤酒、果汁、乳清饮料、果子粉、乳酸饮料(果制品非奶)、蔬菜汁(饮料)、豆类饮料、无酒精果汁饮料、苏打水”商品上的注册申请违反2013年商标法第十条第一款第(七)项不持异议,本院经审查予以确认。本案二审争议焦点在于诉争商标在“水(饮料)、植物饮料、汽水、饮料制作配料、无酒精饮料、酸梅汤”商品上的注册是否违反2013年商标法第十一条第一款第(二)项及诉争商标是否属于2013年商标法第十一条第二款规定的“可以作为商标注册”的情形。


2013年商标法第十一条第一款第(二)项规定,仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册。


商标的功能在于识别和区分商品和服务的来源,如果某一标志使用在指定商品上,相关公众无法将其作为商标认知,则该标志原则上不具有显著性,不能作为商标注册。


本案中,诉争商标为“怕上火喝王老吉”使用在“水(饮料)、植物饮料、汽水、饮料制作配料、无酒精饮料、酸梅汤”商品上。如广药集团所述,诉争商标由“怕上火喝”和“王老吉”组成,其中“王老吉”系商标标志,“怕上火喝”在于强调“王老吉”商标,用以鼓励相关公众的购买。诉争商标不同于一般的简单文字、图形或其组合,其包含另外的商标“王老吉”,相关公众通常会认为其系广告用语或宣传口号,而不会将其作为商标认知。不同于商标用来识别和区分商品来源,广告用语或宣传口号的作用在于强调企业和商品信息、鼓励或刺激相关公众购买欲望。即使“怕上火喝王老吉”具有指向广药集团来源的作用,其亦由其中“王老吉”商标所指向,而非诉争商标本身。即便如广药集团所述该用语系由其独创,其整体上无法起到区分商品或服务来源的作用,不具有商标的固有显著特征。因此,原审判决及被诉决定认定诉争商标违反了2013年商标法第十一条第一款第(二)项的规定,具有事实及法律依据,本院予以支持。


2013年商标法第十一条第二款规定,前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。本案中,广药集团提交的在案证据中,其对于“怕上火喝王老吉”标志的使用均与“王老吉”商标紧密相连,不足以证明诉争商标经过使用取得显著特征,相关公众能够将其作为指代商品来源的标志加以识别。因此,广药集团关于诉争商标符合2013年商标法第十一条第二款规定的主张,缺乏事实及法律依据,本院不予支持。


综上所述,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,应予维持。广药集团的上诉理由不能成立,对其上诉请求,本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定,判决如下:


驳回上诉,维持原判。


一、二审案件受理费各一百元,均由广州医药集团有限公司负担(已交纳)。


本判决为终审判决。


审  判  长  苏志甫

审  判  员  俞惠斌

审  判  员  陈 曦

二〇一九年十一月十五日

书  记  员  金萌萌


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